Tishanskiysdk.ru

Про кризис и деньги
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Исключительное право на секрет производства

Секрет производства (ноу-хау): правовой статус

Настоящая колонка посвящена обзору секрета производства (известного также как ноу-хау) как результата интеллектуальной деятельности в понимании российского законодательства и в срезе российской судебной практики. В статье рассматривается правовой статус секрета производства, отдельные аспекты режима коммерческой тайны в отношении такого объекта, особенности реализации права распоряжения им, ситуации, при которых у такого результата интеллектуальной деятельности могут быть несколько независимых правообладателей.

Периодически юридическому сообществу становится известно о судебных процессах в отношении информации, являющейся секретом производства (например, Постановление Суда по интеллектуальным правам от 16 ноября 2017 г. по делу № А33-28905/2016). Иногда такие судебные споры становятся следствием перехода сотрудника из одной организации в другую, когда в связи с трудовой деятельностью на предыдущем месте работы ему стал известен секрет производства, в отношении которого был введен режим коммерческой тайны, а работник (например, ввиду недобросовестности или в корыстных целях) разгласил его коллегам на новом месте работы.

Поскольку для судебной практики секрет производства, как объект споров сторон, не такое частое явление и нередко возникают вопросы относительно его правового статуса, разграничения с понятием коммерческой тайны, целью данной колонки является освещение правового статуса секрета производства (ноу-хау) как результата интеллектуальной деятельности и его соотношение с коммерческой тайной.

Понятие секрета производства

Секрет производства как результат интеллектуальной деятельности знаком действующему российскому законодательству, что нашло свое закрепление в главе 75. «Право на секрет производства (ноу-хау)» Гражданского кодекса. Понятие секрета производства приведено в ст. 1465 ГК РФ следующим образом: «Секретом производства (ноу-хау) признаются сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие) о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и о способах осуществления профессиональной деятельности, имеющие действительную или потенциальную коммерческую ценность вследствие неизвестности их третьим лицам, если к таким сведениям у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и обладатель таких сведений принимает разумные меры для соблюдения их конфиденциальности, в том числе путем введения режима коммерческой тайны».

Двойное именование обсуждаемой категории результатов интеллектуальной деятельности (как секрет производства, так и ноу-хау) объясняется тем, что ноу-хау – это результат калькирования в отечественное законодательство термина know-how из англо-саксонского права. Дословно его можно перевести как «знать-как» (то есть под этим понимаются знания практического или технического характера, ставшие известными в результате опыта или исследования). И в целях гармонизации отечественной нормативно-правовой базы праву иностранных государств (в том числе и для защиты отечественных обладателей секретов производства) было введено такое дополнительное обозначение к термину секрет производства.

В качестве сведений, составляющих секрет производства, В. Никитин выделяет следующие 1 :

  1. сведения о результатах научных исследований;
  2. техническая и технологическая документация;
  3. результаты опытов и испытаний;
  4. методики;
  5. материалы исследования применяемых технологий и технологических процессов;
  6. прогнозируемые оценки рыночной конъюнктуры;
  7. тенденции развития техники и технологий;
  8. сведения о поставщиках и покупателях;
  9. информация об условиях и ценах по договорам, которые заключаются или о заключении которых ведутся переговоры.

Этот перечень не является исчерпывающим, и в перечень таких сведений могут входить и иные сведения.

В качестве конкретных примеров секрета производства можно вспомнить процесс создания гидроизолирующего материала «Пенетрон», химического состава напитка «Кока-Кола», техническую документацию по блокам подготовки газа автоматический БПГА «Исток-1» (по последнему примеру см. Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 19 января 2017 г. № Ф06-15816/2016 по делу № А65-7789/2016).

Однако не все такие сведения могут быть признаны секретом производства. Пункт 2 ст. 1465 ГК РФ определяет, что секретом производства не могут быть признаны сведения, обязательность раскрытия которых либо недопустимость ограничения доступа к которым установлена законом или иным правовым актом.

Правовая охрана секрета производства (ноу-хау)

Правовая охрана секрета производства выражается в том, что секрет производства признается законодательством самостоятельным результатом интеллектуальной деятельности, в виду чего обладателю секрета производства принадлежит исключительное право его использования и распоряжения любым не противоречащим закону способом, в том числе при изготовлении изделий и реализации экономических и организационных решений (см. п. 1 ст. 1466 ГК РФ).

Ввиду этого, если лицо неправомерным образом получит информацию, представляющее собой секрет производства ее обладателя, и это станет причиной нарушения исключительного права такого обладателя, последний будет вправе защищать свои нарушенные права всеми допустимыми с точки зрения закона средствами, добиваясь устранения такого нарушения.

Однако если лицо добросовестно и независимо от других обладателей секрета производства стало обладателем сведений, составляющих содержание охраняемого секрета производства, такое лицо приобретает самостоятельное исключительное право на этот секрет производства (п. 2 ст. 1466 ГК РФ). Такая норма позволяет сделать вывод о том, что у секрета производства может быть несколько независимых обладателей, если каждый из них правомерно и отдельно от других смог в силу опыта, знаний либо исследований достигнуть того информационного результата, который представляет собой соответствующий секрет производства.

В то же время, наличие этой нормы позволяет говорить о том, что законодатель, в целях развития и стимулирования инноваций и конкуренции (в первую очередь, в промышленной сфере деятельности), тем самым позволяет различным лицам получить правовую охрану на один и тот же, по сути, секрет производства.

При этом, законодательно определено, что правовая охрана в отношении секрета производства (в виде предоставления его обладателю в отношении него исключительного права на секрет производства) действует до тех пор, пока сохраняется конфиденциальность сведений, составляющих его содержание (ст. 1467 ГК РФ). Как только конфиденциальность сведений, составляющих секрет производства, утрачивается, исключительное право на секрет производства прекращается у всех правообладателей. При этом если обладатель такого секрета производства пожелает прекратить его правовую охрану путем правомерного раскрытия конфиденциальной информации, составляющей секрет производства, законодательно он не обязан уведомлять иных обладателей такого секрета производства о своем решении и наступающих вследствие этого правовых последствиях и тем более согласовывать с ними такие свои действия.

Сведения могут считаться конфиденциальными, если в отношении них введен режим коммерческой тайны. Этот вывод сделан на основании п. 57 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 5, Пленума ВАС РФ от 26 марта 2009 г. № 29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», который изложен следующим образом: «Секретом производства (ноу-хау) признаются сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие) о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и о способах осуществления профессиональной деятельности, имеющие действительную или потенциальную коммерческую ценность вследствие неизвестности их третьим лицам, если к таким сведениям у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и обладатель таких сведений принимает разумные меры для соблюдения их конфиденциальности, в том числе путем введения режима коммерческой тайны».

Соответственно, чтобы обладатель информации мог считать такую информацию своим секретом производства, он должен принять все необходимые меры, чтобы в отношении такой информации действовал режим коммерческой тайны, который предусмотрен положениями Федерального закона от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне». При отсутствии режима коммерческой тайны лицензионный договор на секрет производства может быть признан незаключенным (см. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 18 августа 2017 г. по делу № А40-137995/2016).

Как верно отмечает П. Гулидов 2 , указанный федеральный закон не предусматривает определенного способа прекращения режима коммерческой тайны в отношении информации конфиденциального характера. Также ни этот закон, ни положения ГК РФ не предусматривают исключений для восстановления режима правовой охраны секрета производства, если действия по разглашению такой информации носили неправомерный характер. Поэтому если представить ситуацию, в соответствии с которой в ходе открытого судебного разбирательства будет установлено, что разглашение лицом сведений, составляющих содержание секрета производства, было незаконным и данное лицо будет привлечено к ответственности за разглашение информации, составляющей коммерческую тайну, исключительное право на такой секрет производства все равно можно считать прекращенным уже по тому основанию, что указанные сведения стали известны неопределенному кругу лиц.

Распоряжение правами на секрет производства

Помимо такого своеобразного вида распоряжения исключительным правом на секрет производства, как совершение действий по раскрытию сведений, составляющих его содержание (то есть досрочное прекращение исключительного права), обладатели вправе также передать (произвести отчуждение) исключительное право на секрет производства в полном объеме другой стороне (ст. 1467 ГК РФ) или предоставить другой стороне право использования (лицензию) соответствующего секрета производства в установленных договором пределах (ст. 1468 ГК РФ).

И если в отношении отчуждения исключительного права следует, главным образом, иметь в виду положения п. 2 ст. 1467 ГК РФ, согласно которым при отчуждении исключительного права на секрет производства лицо, распорядившееся своим правом, обязано сохранять конфиденциальность секрета производства до прекращения действия исключительного права на секрет производства (то есть чтобы прежний обладатель исключительного права, после получения вознаграждения за секрет производства, не обнулил коммерческую ценность переданного секрета производства путем разглашения его содержания, и тем самым лишил выгоды нового обладателя), то про лицензионный договор можно рассуждать более подробно.

Лицензионный договор на ноу-хау

Как и в случае с отчуждением исключительного права на секрет производства, к отношениям сторон по лицензионному договору также применимы ограничения относительно разглашения информации. Так, согласно ст. 1469 ГК РФ, лица, получившие соответствующие права по лицензионному договору, обязаны сохранять конфиденциальность секрета производства до прекращения действия исключительного права на секрет производства. Это объясняется той же необходимостью сохранить коммерческую ценность секрета производства в случаях, когда лицензиат перестал быть связан условиями такого лицензионного договора. И чтобы у него не было соблазна раскрыть сведения, составляющие секрет производства, по истечении срока действия договора (и тем самым причинить вред действующим обладателям такой информации), полагаем, на этот случай и предусмотрено данное законодательное ограничение.

Если говорить про срок действия лицензионного договора, то ГК РФ не устанавливает определенные требования к нему. Лицензионный договор может быть заключен как с указанием, так и без указания срока его действия. Однако если срок в договоре не конкретизирован, то за каждой из сторон законодательно закреплено право на односторонний отказ от договора с обязательным условием предварительного предупреждения другой стороны об этом в срок не позднее, чем за 6 месяцев до даты вступления такого отказа в силу (ст. 1469 ГК РФ). При этом, стороны вправе закрепить в договоре иной, более длительный срок такого предварительного уведомления.

Лицензия на использование секрета производства может быть предоставлена в том числе и в рамках договора коммерческой концессии (ст. 1027 ГК РФ, Решение Советского районного суда г. Казани (Республика Татарстан) № 2-2216/2017 2-2216/2017

В целом, можно говорить о том, что такой правовой институт, как секрет производства, нашел определенное правовое закрепление в действующем законодательстве, что позволяет обладателям сведений, составляющих секрет производства, в полной мере реализовывать свои правомочия относительно такого объекта интеллектуальных прав и защищать такие свои права в судебном и внесудебном порядке на основании действующей нормативно-правовой базы.

Высказанные в настоящей статье суждения являются личным мнением автора и могут не совпадать с официальной позицией ООО «ЯНДЕКС».

Право на секрет производства (ноу-хау)

Понятие секрета производства (ноу-хау)

Секрет производства (ноу-хау) как объект права интеллектуальной собственности является новеллой отечественного законодательства. Ранее в качестве такового рассматривалась коммерческая тайна. Федеральным законом «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» в Федеральный закон «О коммерческой тайне» внесены изменения, вступающие в силу одновременно с четвертой частью Гражданского кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанными изменениями коммерческая тайна — это режим конфиденциальности информации, позволяющий ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду.

Читать еще:  Людмила дмитриева иваново правительство

Таким образом, секрет производства и коммерческая тайна неразрывно связаны между собой, однако их содержание не идентично. Секрет производства — это разновидность информации, а коммерческая тайна — это особый режим такой информации, позволяющей ее обладателю получать коммерческую выгоду.

Признаками секрета производства являются:

1) Информация имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам. Информация, составляющая секрет производства, не должна быть общеизвестна (хотя ею могут владеть и иные лица).

2) К информации нет свободного доступа на законном основании. При этом к секретам производства могут иметь доступ отдельные лица (сотрудники налоговых и антимонопольных органов, аудиторы, контрагенты по договорам коммерческой концессии и т.п.). В таких случаях под доступом к секретам производства понимается ознакомление определенных лиц с указанной информацией с согласия ее обладателя или на ином законном основании при условии сохранения конфиденциальности этой информации. Однако информация не должна быть общедоступна.

3) В отношении информации правообладателем введен режим коммерческой тайны.

При этом секретом производства не может являться информации, в отношении которой в соответствии с Федеральным законом «О коммерческой тайне» не может быть установлен режим коммерческой тайны, а именно в отношении сведений:

1) содержащихся в учредительных документах юридического лица, документах, подтверждающих факт внесения записей о юридических лицах и об индивидуальных предпринимателях в соответствующие государственные реестры;

2) содержащихся в документах, дающих право на осуществление предпринимательской деятельности;

3) о составе имущества государственного или муниципального унитарного предприятия, государственного учреждения и об использовании ими средств соответствующих бюджетов;

4) о загрязнении окружающей среды, состоянии противопожарной безопасности, санитарно-эпидемиологической и радиационной обстановке, безопасности пищевых продуктов и других факторах, оказывающих негативное воздействие на обеспечение безопасного функционирования производственных объектов, безопасности каждого гражданина и безопасности населения в целом;

5) о численности, о составе работников, о системе оплаты труда, об условиях труда, в том числе об охране труда, о показателях производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, и о наличии свободных рабочих мест;

6) о задолженности работодателей по выплате заработной платы и по иным социальным выплатам;

7) о нарушениях законодательства Российской Федерации и фактах привлечения к ответственности за совершение этих нарушений;

8) об условиях конкурсов или аукционов по приватизации объектов государственной или муниципальной собственности;

9) о размерах и структуре доходов некоммерческих организаций, о размерах и составе их имущества, об их расходах, о численности и об оплате труда их работников, об использовании безвозмездного труда граждан в деятельности некоммерческой организации;

10) о перечне лиц, имеющих право действовать без доверенности от имени юридического лица;

11) обязательность раскрытия которых или недопустимость ограничения доступа к которым установлена иными федеральными законами.

Исключительное право на секрет производства

Субъектом права на секрет производства могут быть лишь лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность.

Обладатель секрета производства, — лицо, которое владеет информацией, составляющей секрет производства, на законном основании, ограничило доступ к этой информации и установило в отношении ее режим коммерческой тайны.

Таким образом, обладателями секрета производства могут выступать юридические лица — коммерческие организации и индивидуальные предприниматели, а также юридические лица — некоммерческие организации, если дело касается сведений, относящихся к разрешенной им предпринимательской деятельности.

Согласно ст. 1470 ГК РФ в отношении служебного секрета производства, созданного при выполнении работником своих трудовых обязанностей правообладателем выступает работодатель, а если секрет производства, был получен при выполнении договора подряда, договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ либо по государственному или муниципальному контракту для государственных или муниципальных нужд, а также договору, заключаемому главным распорядителем или распорядителем бюджетных средств с федеральными государственными учреждениями, то право на секрет производства принадлежит подрядчику, если договором не было установлено иного (ст. 1471 ГК РФ).

Правообладатель вправе использовать секрет производства по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом, в том числе при изготовлении изделий и реализации экономических и организационных решений. Обладатель секрета производства, кроме того, может распоряжаться исключительным правом на секрет производства. Под распоряжением исключительным правом на секрет производства следует понимать как передача права по договорам, указанных в статьях 1468 и 1469 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также по договору коммерческой концессии (глава 54 Гражданского кодекса Российской Федерации), так и, например, разглашение правообладателем сведений, составляющих секрет производства, что влечет прекращение исключительного права.

В отношении секрета производства Гражданским кодексом Российской Федерации установлен уникальный правовой режим, в соответствии с которым исключительные права на секрет производства могут иметь одновременно несколько лиц, ставших добросовестно и независимо от других правообладателей обладателем сведений, составляющих содержание охраняемого секрета производства.

Специфической чертой секрета производства является неограниченность срока его охраны. Исключительное право на секрет производства действует до тех пор, пока сохраняется фактическая монополия лица на информацию, которая его образует — сохраняется конфиденциальность соответствующих сведений, а также имеются предусмотренные законом условия его охраны.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» конфиденциальность информации — обязательное для выполнения лицом, получившим доступ к определенной информации, требование не передавать такую информацию третьим лицам без согласия ее обладателя.

Для прекращения исключительного права на секрет производства не имеет значения правомерность действий, в результате которых конфиденциальность сведений, составляющих содержание секрета производства, была утрачена. При этом исключительное право на секрет производства прекращается у всех правообладателей.

Договор об отчуждении исключительного права на секрет производства и лицензионный договор о предоставлении права использования секрета производства

Статьи 1468 и 1469 Гражданского кодекса Российской Федерации регламентируют распоряжение исключительным правом на секрет производства. Нормы данных статей четко определяет, что обладатель секрета производства осуществляет распоряжение исключительным правом на секрет производства, а не самой информацией, составляющей ноу-хау.

Договор об отчуждении исключительного права на секрет производства должен предусматривать передачу исключительного права обладателя секрета производства в полном объеме другой стороне. В отношении договора об отчуждении исключительного права на секрет производства, как и в отношении любого договора об отчуждении исключительного права (статья 1234 Гражданского кодекса Российской Федерации), действует презумпция возмездности, что означает, что договор признается возмездным, если в нем прямо не предусмотрено обратное. При отсутствии в возмездном договоре об отчуждении исключительного права на секрет производства условия о размере вознаграждения или порядке его определения договор считается незаключенным. При этом правила определения цены, предусмотренные пунктом 3 статьи 424 Гражданского кодекса Российской Федерации, не применяются. Моментом перехода исключительного права на секрет производства является момент заключения договора, если в нем не предусмотрено иное.

Иные условия договора определяются его сторонами самостоятельно, с учетом общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах (статьи 307-419) и о договоре (статьи 420-453). Договор об отчуждении исключительного права должен быть заключен в письменной форме под страхом его недействительности (статья 1234 Гражданского кодекса Российской Федерации). Лица, распорядившегося своим правом, сохранять конфиденциальность секрета производства.

В отличие от договора отчуждения исключительного права на секрет производства при заключении лицензионного договора правообладатель не утрачивает в полном объеме права на секрет производства, а передает их частично в установленных договором пределах.

Существенными условиями лицензионного договора являются: его предмет, который определяется указанием на секрет производства, права на который передаются; способы использования секрета производства; цена договора (статья 1235 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В отношении лицензионного договора о предоставлении права использования секрета производства распространяются общие положения главы 69 Гражданского кодекса Российской Федерации, касающиеся лицензионных договоров.

Так, лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату. Лицензионный договор должен быть заключен в письменной форме. Лицензионный договор о предоставлении права использования секрета производства не подлежит государственной регистрации, так как сам секрет производства не регистрируется. Лицензионный договор презюмируется возмездным, если в договоре не предусмотрено иное.

При этом на лицензионный договор о предоставлении права использования секрета производства не распространяется общее правило статьи 1235 Гражданского кодекса Российской Федерации о том, что в случае, когда в лицензионном договоре срок его действия не определен, договор считается заключенным на пять лет. В отступление от этого правила норма ст. 1469 ГК РФ устанавливает, что в случае, когда срок, на который заключен лицензионный договор, не указан в этом договоре, любая из сторон вправе в любое время отказаться от договора, предупредив об этом другую сторону не позднее чем за шесть месяцев, если договором не предусмотрен более длительный срок. Действие лицензионного договора не прекращается в случае перехода исключительного права на секрет производства к новому правообладателю.

Обе стороны лицензионного договора обязаны сохранять конфиденциальность секрета производства в течение всего срока действия договора либо до прекращения исключительного права на секрет производства.

Ответственность за разглашение коммерческой тайны, составляющей содержание секрета производства влечет за собой ответственность в форме возмещения убытков (ст. 1472 ГК РФ).

Статья 1466 ГК РФ. Исключительное право на секрет производства

Новая редакция Ст. 1466 ГК РФ

1. Обладателю секрета производства принадлежит исключительное право использования его в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на секрет производства), в том числе при изготовлении изделий и реализации экономических и организационных решений. Обладатель секрета производства может распоряжаться указанным исключительным правом.

2. Лицо, ставшее добросовестно и независимо от других обладателей секрета производства обладателем сведений, составляющих содержание охраняемого секрета производства, приобретает самостоятельное исключительное право на этот секрет производства.

Комментарий к Ст. 1466 ГК РФ

1. Комментируемая статья определяет содержание исключительного права на секрет производства, в состав которого входит право использования секрета производства любым не запрещенным законом способом, а также право распоряжения указанным исключительным правом.

Видится, что перечень, определенный ст. 1466 ГК РФ, не исчерпывает весь круг правомочий, принадлежащих обладателю секрета производства. Указанному лицу, помимо указанных прав, безусловно, принадлежит право на изменение содержания секрета производства и право на защиту.

2. Пункт 2 ст. 1466 ГК РФ рассчитан на применение в тех случаях, когда лицо приобрело право на секрет производства путем совершения добросовестных действий, т.е. посредством собственной интеллектуальной деятельности, без использования охраняемых законом объектов интеллектуальных прав, принадлежащих другим лицам. К таким действиям следует отнести прежде всего собственно создание секрета производства, а также приобретение его до момента, когда те или иные сведения стали отвечать признакам, определенным в ст. 1465 ГК РФ, например, до момента введения лицом в отношении таких сведений режима коммерческой тайны.

Читать еще:  Новые правила охрана труда в электроустановках

Другой комментарий к Ст. 1466 Гражданского кодекса Российской Федерации

1. Существенной новеллой нового регулирования охраны секрета производства является его легальное признание объектом исключительных прав в соответствии со ст. 1229 ГК. По сути, вводится новый институт исключительных прав. К отношениям, связанным с охраной, использованием секретов производства, а также защитой прав их обладателей, применяются соответствующие общие нормы гл. 69 ГК. Тем самым дан ответ на широко дискутируемый вопрос о правовом режиме охраняемой коммерческой информации — правомерности использования в этих целях модели исключительных прав с учетом особенностей, обусловленных характером объекта, отличающих его от других охраняемых результатов интеллектуальной деятельности. В пользу такого решения говорит и международный опыт. В Соглашении ТРИПС, присоединиться к которому готовится Россия (в связи со вступлением во Всемирную торговую организацию), «закрытая информация» прямо отнесена к категории «интеллектуальная собственность» (п. 2 ст. 1 ч. 1). Соглашение обязывает страны-участницы охранять «закрытую информацию» от несанкционированного использования (разд. 7, ст. 39).

В комментируемой статье установлено содержание исключительных прав на секрет производства. Обладатель этих прав наделяется теми же правомочиями, что и субъекты исключительных прав на другие результаты интеллектуальной деятельности (ст. 1229 ГК РФ). Он может сам использовать принадлежащий ему секрет производств (ноу-хау), а также распорядиться своим правом на секрет производства, ввести его в гражданский оборот. Основанием распоряжения служит гражданско-правовой договор.

Налоговый кодекс включает «секреты производства (ноу-хау)» в состав нематериальных активов налогоплательщика, подлежащих налоговому обложению (подп. 6 п. 3 ст. 257). При списании затрат на секреты производства учитываются затраты на его разработку либо на приобретение прав на сведения, составляющие секрет производства.

2. Система охраны технических, экономических и других решений в режиме коммерческой тайны на основе конфиденциальности оставляет открытой (легальной) возможность параллельной охраны аналогичных решений, принадлежащих разным лицам, которые самостоятельно и добросовестно стали их обладателями. Прямым следствием такой правовой конструкции, на что следует обратить внимание, является еще одна особенность этой системы охраны — она защищает исключительные (имущественные) права добросовестных правообладателей, но не защищает право авторства на секреты производства.

Главный критерий — законность и правомерность доступа пользователя к охраняемым сведениям. Так, например, если обратиться к мировой практике, то можно увидеть, что защита секрета производства не препятствует раскрытию охраняемых сведений посредством так называемого обратного конструирования. Под «обратным конструированием» понимается раскрытие секрета производства путем анализа поступившей в открытый оборот продукции, позволяющего определить способ изготовления продукции. Правомерность такого получения закрытых сведений признается при условии, что сам объект исследования был получен законным образом, т.е. для доступа к продукту не использовались незаконные средства (подкуп лиц, обладающих соответствующей информацией, шпионаж и т.п.).

Статья 1466. Исключительное право на секрет производства

1. Обладателю секрета производства принадлежит исключительное право использования его в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на секрет производства), в том числе при изготовлении изделий и реализации экономических и организационных решений. Обладатель секрета производства может распоряжаться указанным исключительным правом.

2. Лицо, ставшее добросовестно и независимо от других обладателей секрета производства обладателем сведений, составляющих содержание охраняемого секрета производства, приобретает самостоятельное исключительное право на этот секрет производства.

Комментарий к Ст. 1466 ГК РФ

1. Часть четвертая Гражданского кодекса РФ впервые закрепила режим исключительных прав на секреты производства (ноу-хау). В соответствии со ст. 1226 Кодекса интеллектуальные права охватывают личные неимущественные права, исключительное право и иные интеллектуальные права.

Личные неимущественные права распространяются не на все объекты интеллектуальных прав, а лишь на те, которые созданы творческим трудом человека. Личные неимущественные права по общему правилу неотделимы от личности автора, исполнителя и не могут перейти к другим лицам. Спорной является возможность распространения на секреты производства (ноу-хау) личных неимущественных прав. Традиционно считалось, что у ноу-хау нет автора, а есть лишь разработчик. Как отмечает Э.П. Гаврилов, «секреты производства (ст. 1465) не относятся к результатам интеллектуальной деятельности, не знают фигуры автора» . Комментируемая статья закрепляет исключительное право на секрет производства.

———————————
Гаврилов Э. Права на служебные результаты интеллектуальной деятельности и секреты производства // Хозяйство и право. 2007. N 10 // СПС «КонсультантПлюс».

К иному выводу можно прийти, проанализировав норму абз. 2 п. 4 ст. 1370 ГК РФ, согласно которой в случае, если работодатель в течение четырех месяцев со дня уведомления его работником не подаст заявку на выдачу патента на соответствующие служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, не передаст право на получение патента на служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец другому лицу или не сообщит работнику о сохранении информации о соответствующем результате интеллектуальной деятельности в тайне, право на получение патента на такие изобретение, полезную модель или промышленный образец будет принадлежать работнику. Согласно п. 6 Указа Президента РФ от 6 марта 1997 г. N 188 «Об утверждении Перечня сведений конфиденциального характера» материалы заявок на выдачу патентов на изобретения до их публикации относятся к разряду конфиденциальной информации, известной автору, в связи с чем личные неимущественные права (например, право авторства, право на подачу заявки ) присущи и авторам ноу-хау.

———————————
Право на подачу заявки (право на получение патента) не всегда однозначно трактуется как личное неимущественное или имущественное право (например, В.О. Калятин рассматривает его как личное неимущественное право в работе: Интеллектуальная собственность (исключительные права). С. 252; А.П. Сергеев характеризует его как исключительное право в работе: Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. С. 501). В части четвертой ГК РФ это право не отнесено к разряду исключительных (п. 2, 3 ст. 1345), но при этом является оборотоспособным. Во всяком случае оно может быть предметом сделок в отличие от других личных неимущественных прав, что дает возможность определять правовую природу данного права как имущественного. В то же время признание его таковым порождает сомнения относительно неимущественной природы права на обнародование, характерного для авторского права. В судебной практике возникают проблемы, связанные с оформлением права на заявку (на получение патента) в качестве имущественного права, в частности при составлении разделительного баланса в связи с реорганизацией юридических лиц // Постановление ФАС Московского округа от 1 июня 2005 г. N КГ-А40/4309-05.

Несмотря на то что на секреты производства (ноу-хау) в соответствии с гл. 75 ГК РФ распространяется режим исключительных прав, относить данный объект к объектам исключительных прав можно весьма условно в силу специфики объекта, по существу представляющего собой информацию, на которую распространяется фактическая монополия, обусловленная признаком неизвестности, что не характерно для объектов исключительных прав. Для охраны секретов производства (ноу-хау) в науке предлагаются и иные правовые режимы, в частности охрана с использованием норм законодательства о конкуренции и об ограничении монополистической деятельности , законодательства о коммерческой тайне и др.

———————————
Еременко В.И. Конкурентное право Российской Федерации. М.: ИНИЦ Роспатента, 2001.

Основным доводом против закрепления режима исключительных прав в отношении секретов производства (ноу-хау) видится наличие неопределенности объекта, невозможности его безусловного обособления относительно других объектов, отсутствия механизма такого обособления. У разработчика ноу-хау не может быть объективных оснований считать ноу-хау обладающим признаками, предусмотренными ст. 1465 ГК РФ, а именно, что ноу-хау неизвестно третьим лицам. Оно может быть создано другим лицом и может быть известно третьим лицам в пределах Российской Федерации или за рубежом, но сам разработчик может об этом не знать. Эти обстоятельства не устанавливаются объективно и в принципе могут быть подтверждены только при рассмотрении спора судом, который сможет установить, что данная информация имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, у третьих лиц нет к ней свободного доступа на законном основании и в отношении нее обладателем введен режим коммерческой тайны. Таким образом, вовлечение ноу-хау в договорные отношения построено на достаточно субъективной оценке сторонами договора характеристик ноу-хау.

Объективное определение неизвестности ноу-хау третьим лицам, что представляет собой признак новизны, со стороны государства, а также признание его объектом исключительных прав должно осуществляться государством в силу установленных им критериев. О необходимости определения новизны свидетельствует и судебная практика. Так, Постановлением Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 24 декабря 1996 г. N 3225/96 было отмечено, что для целей бухгалтерского учета и налогообложения коммерческая информация (тайна), вносимая в качестве вклада в уставный капитал, должна обладать признаками объекта интеллектуальной собственности , учитывая творческий характер деятельности, в результате которой создается объект, и его новизну. В отношении патентоспособной информации определить новизну (объективную неизвестность) могут федеральные органы исполнительной власти в сфере интеллектуальной собственности. При этом должно быть соблюдено условие о конфиденциальности и недопустимости публикации соответствующих сведений. Но это лишь узкий круг той информации, которая обладает признаками секрета производства (ноу-хау). Сохранение патентоспособной информации в качестве ноу-хау имеет ряд оснований, в частности это дорогостоящая и длительная процедура патентования, нежелание разглашать информацию, неуверенность в ее патентоспособности и т.д. Так, по мнению Е.А. Ливадного, «почти все результаты интеллектуальной деятельности (за исключением общедоступных), используемые при производстве и в гражданском обороте продукции военного назначения, охраняются именно в режиме ноу-хау или коммерческой тайны» .

———————————
Постановление Президиума ВАС РФ от 24 декабря 1996 г. N 3225/96 // Вестник ВАС РФ. 1997. N 5.

Ливадный Е.А. Интеллектуальная собственность в сфере военно-технического сотрудничества // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. 2004. N 1. С. 38.

В отношении секретов производства (ноу-хау) видится более целесообразным использование не режима исключительных прав, поскольку государством не может быть установлена легальная монополия в силу содержательного характера ноу-хау, критерии обособления которого не могут быть четко определены, а особого режима — в силу фактической монополии, обеспечиваемой специальными мерами защиты, предусмотренными законодательством о коммерческой тайне. Порядок и условия защиты коммерческой тайны как особого объекта гражданских прав предусматриваются в законодательстве Бельгии, Бразилии, Венгрии, Германии, Италии, Канады, Китая, Мексики, Нидерландов, Таиланда, Франции, Чехии, Японии и других государств .

———————————
См.: Обзор законодательства об охране коммерческой тайны в кн.: Борисова Л.Н., Ларионова В.А. Расширенный экономико-правовой комментарий к Федеральному закону от 23 июня 1999 г. N 117-ФЗ «О защите конкуренции на рынке финансовых услуг» (постатейный) (работа подготовлена для СПС «КонсультантПлюс», 2006).

2. Исключительное право на секрет производства включает в себя использование любым не противоречащим закону способом. Распоряжение исключительным правом на секрет производства охватывает договоры об отчуждении исключительного права, лицензионные договоры, договоры залога и др. Кроме того, секреты производства (ноу-хау) могут входить в состав собственности предприятия, в связи с чем исключительное право на секрет производства может быть включено в договоры продажи, аренды и другие сделки с предприятиями.

3. Особенностью исключительного права на секрет производства является возможность обладания им нескольких лиц, ставших добросовестно и независимо от других обладателей секрета производства обладателями сведений, составляющих содержание охраняемого секрета производства, что соответствует п. 4 ст. 1229 ГК РФ, согласно которой самостоятельные исключительные права на один и тот же результат интеллектуальной деятельности могут одновременно принадлежать разным лицам. При этом использование и распоряжение исключительным правом осуществляются каждым из правообладателей индивидуально. При этом исключительное право на секрет производства (ноу-хау) может принадлежать нескольким лицам совместно (например, совместная разработка секрета производства), что предполагает возможность использования секрета производства каждым из правообладателей, а распоряжения им — совместно.

Читать еще:  Каким правами законодатель наделил профсоюзы

Статья 1466 ГК РФ. Исключительное право на секрет производства (действующая редакция)

1. Обладателю секрета производства принадлежит исключительное право использования его в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на секрет производства), в том числе при изготовлении изделий и реализации экономических и организационных решений. Обладатель секрета производства может распоряжаться указанным исключительным правом.

2. Лицо, ставшее добросовестно и независимо от других обладателей секрета производства обладателем сведений, составляющих содержание охраняемого секрета производства, приобретает самостоятельное исключительное право на этот секрет производства.

  • URL
  • HTML
  • BB-код
  • Текст

Комментарий к ст. 1466 ГК РФ

1. Комментируемая статья содержит декларацию об исключительном праве на секрет производства.

Прежде всего следует отметить, что указанное решение российского законодателя — это почти уникальный случай в развитии правовой мысли. Сходное решение содержится в Гражданском кодексе Украины (Гражданский кодекс Украины. Харьков, 2006. С. 173), в ст. 506 которого говорится об исключительном праве на коммерческую тайну, которая по своему содержанию аналогична российскому секрету производства.

2. В государствах с развитым правопорядком право на секрет производства (ноу-хау) не признается исключительным, поскольку за его обладателем закрепляется только фактическая монополия.

Так, по мнению Герберта Штумпфа, ноу-хау не является какой-либо формой промышленной собственности, так как оно не обладает признаками исключительного права (Штумпф Г. Договор о передаче ноу-хау. М., 1976. С. 33). С указанным мнением нельзя не согласиться.

Нематериальная природа секрета производства, а также тот факт, что в гражданском обороте секрет производства зачастую сопутствует исключительному праву, как правило, исключительному праву на изобретение, способствует размыванию границ между исключительным правом и правом на секрет производства.

Однако между указанными правами существуют принципиальные различия. Так, если исключительное право основано на легальной монополии, то в основе права на секрет производства лежит фактическая монополия. Различны функции исключительного права и права на секрет производства. Сведения об исключительных правах, как правило, публикуются и со временем становятся достоянием общества в обмен на предоставление государством правообладателю временной монополии, тогда как право на секрет производства действует до тех пор, пока сохраняется конфиденциальность сведений, составляющих его содержание, и направлено исключительно на обеспечение имущественных интересов его обладателя. Отличаются также механизмы защиты указанных прав. Если обладатель секрета производства должен предоставить доказательства принадлежности ему этого права, то правомочия обладателя исключительного права, например на изобретение при наличии находящегося в действии патента, очевидны и не нуждаются в доказывании.

Сама природа секрета производства, предполагающая ее секретный характер настолько долго, насколько это возможно, исключает ее публикацию, а затем передачу в общественное достояние по прошествии определенного периода времени. В свою очередь государство не может предоставить обладателю секрета производства временную монополию, являющуюся сердцевиной исключительного права, не проводит экспертизу в лице государственного органа исполнительной власти и не выдает от своего имени охранный документ (свидетельство или патент), подтверждающий легальную монополию и закрепляющий за обладателем исключительное право.

В отличие от исключительного права, в основе которого лежит легальная монополия, подтверждаемая выдачей государственного документа, право на коммерческую тайну (ноу-хау) зиждется на фактической монополии, которая весьма уязвима и подвержена многочисленным опасностям (возможность разглашения, промышленный шпионаж и т.д.).

Реализация права на секрет производства носит ограниченный характер в так называемых абсолютных правоотношениях, когда его обладателю противостоит неопределенный круг лиц. По сути дела, здесь правообладатель может лишь исключить незаконное завладение (получение) его секрета производства со стороны третьих лиц (например, промышленный шпионаж, подкуп служащего конкурента). Иные правомочия правообладателя реализуются, как правило, в рамках относительных правоотношений, т.е. путем включения в договоры об уступке или лицензионные договоры условий конфиденциальности сведений, составляющих содержание секрета производства.

Право на секрет производства относится к разряду субъективных гражданских прав, которые подлежат защите способами, предусмотренными законом, в том числе ст. 12 ГК РФ.

Поэтому о секрете производства, равно как и о научных открытиях, недобросовестной конкуренции, можно говорить как об объектах, примыкающих к объектам исключительных прав.

3. В связи с вышеизложенным нельзя обойти вниманием роль международных договоров в решении рассматриваемого вопроса, поскольку именно они послужили основанием для распространения на секрет производства режима исключительного права. Для доказательства принадлежности секрета производства к объектам исключительных прав обычно ссылаются на ст. 2 (viii) Конвенции, учреждающей Всемирную организацию интеллектуальной собственности (далее — Конвенция, учреждающая ВОИС), согласно которой интеллектуальная собственность, помимо перечисленных в ней семи объектов, включает также в себя другие права, относящиеся к интеллектуальной деятельности в производственной, научной, литературной и художественной областях. В силу того факта, что упомянутый выше перечень объектов интеллектуальной собственности в ст. 2 (viii) Конвенции, учреждающей ВОИС, является примерным, делается вывод о том, что секрет производства можно также признать объектом интеллектуальной собственности.

Сторонники указанной концепции упускают из виду то немаловажное обстоятельство, что международный договор — это, как правило, компромисс между договаривающимися государствами, зачастую весьма нелегкий. В качестве примера можно привести научные открытия, которые были включены в упомянутый выше перечень объектов интеллектуальной собственности по настоятельной просьбе Советского Союза. Хотя и в то время было совершенно очевидно, что к научным открытиям нельзя применять режим исключительного права, поскольку они являются достоянием всего человечества.

Другой пример — право на защиту против недобросовестной конкуренции. С большой долей условности это право можно признать объектом интеллектуальной собственности, так как оно не основано ни на каком результате интеллектуальной деятельности и, как следствие, нельзя говорить о его нематериальном характере. В литературе отмечалось (применительно к объектам промышленной собственности), что пресечение недобросовестной конкуренции включено как объект охраны промышленной собственности по той причине, что часто посягательство на права промышленной собственности (например, на право на товарный знак, фирменное наименование) или незаконное использование указания происхождения или наименования места происхождения являются и актами недобросовестной конкуренции (Боденхаузен Г. Парижская конвенция по охране промышленной собственности. Комментарий. М., 1977. С. 38).

В настоящее время делаются ссылки на Соглашение о торговых аспектах прав на интеллектуальную собственность (далее — Соглашение ТРИПС), которое станет международным договором России с даты ее вступления во Всемирную торговую организацию (ВТО). В ст. 1.2 Соглашения ТРИПС предписывается, что для целей настоящего Соглашения термин «интеллектуальная собственность» относится ко всем видам интеллектуальной собственности, рассматриваемым в разделах 1 — 7 части II.

В разделе 7 части II Соглашения ТРИПС предусмотрена охрана нераскрытой информации («undisclosed information»), которая в принципе по условиям предоставления охраны является синонимом секрета производства. Вместе с тем в части II Соглашения ТРИПС отсутствует регулирование таких объектов, как полезные модели и фирменные наименования, в то время как эти объекты указаны в качестве объектов промышленной собственности в ст. 1 (2) Парижской конвенции, а полезные модели как объект интеллектуальной собственности также не указаны в ст. 2 (viii) Конвенции, учреждающей ВОИС.

О чем говорит этот разнобой в международных договорах в отношении определения перечня объектов интеллектуальной (промышленной) собственности?

Речь идет о том, что в разные исторические эпохи устанавливаются те или иные приоритеты в сфере правовой охраны интеллектуальной собственности, продиктованные либо практической целесообразностью, либо политическими мотивами. Свою роль сыграла также проявившаяся в последнее время конкуренция между двумя универсальными международными организациями (ВОИС и ВТО) в процессе нормотворческой деятельности по охране интеллектуальной собственности.

Кроме того, следует учитывать тот факт, что в ст. 39 Соглашения ТРИПС указано, что страны-участницы должны обеспечивать эффективную охрану нераскрытой информации (т.е. секрета производства) против недобросовестной конкуренции, как это предусмотрено в ст. 10.bis Парижской конвенции, но нигде не сказано, что такая охрана должна быть обеспечена в режиме исключительного права.

Как известно, Парижская конвенция также не налагает на страны-участницы обязательства относительно какой-либо конкретной формы обеспечения защиты от недобросовестной конкуренции.

Подводя итог вышесказанному, следует признать, что российский законодатель ошибочно распространил на секрет производства режим исключительного права.

Право на секрет производства — это субъективное гражданское право на нематериальный объект, имеющий имущественную ценность, подлежащий защите способами, указанными в законе, которое по своей природе примыкает к исключительному праву на результаты интеллектуальной деятельности.

4. В пункте 1 комментируемой статьи сформулировано понятие исключительного права на секрет производства путем отсылки к ст. 1229 ГК РФ, в которой исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации характеризуется в его позитивной функции (право использования правообладателем своего результата или средства) и в негативной функции (право запрета другим лицам использовать результат или средство), включая также правомочие по распоряжению исключительным правом.

В комментируемом пункте приведен примерный перечень способов использования секрета производства, состоящий из двух позиций: при изготовлении изделий и реализации экономических и организационных решений, а также указано правомочие правообладателя по распоряжению исключительным правом на секрет производства.

Примечательно, что законодатель при этом никак не обозначил, кроме ссылки на общую норму ст. 1229 ГК РФ, негативную функцию исключительного права на секрет производства, т.е. право запрета обладателя секрета производства его использования другими лицами.

Полагаю, что сделать это невозможно по той простой причине, что нельзя запретить использовать то, что объективно не существует для третьих лиц, поскольку секрет производства не регистрируется и не публикуется и остается в секрете настолько долго, насколько это возможно.

Существует лишь публично-правовой запрет незаконных получения и разглашения сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, установленный ст. 183 УК РФ. Но это функция государственной власти, иллюстрирующая современные условия конкуренции на рынке, к которой якобы исключительное право обладателя секрета производства не имеет никакого отношения.

Что-либо запретить обладатель права на секрет производства может только в рамках уже возникшего гражданско-правового обязательства. Иными словами, право на секрет производства может быть нарушено, например, контрагентом обладателя секрета производства, т.е. в рамках относительных, а не абсолютных правоотношений.

5. Пункт 2 комментируемой статьи является ярким подтверждением того непреложного факта, что право на секрет производства лишено статуса исключительности.

В комментируемой норме указано, что лицо, ставшее добросовестно и независимо от других обладателей секрета производства обладателем сведений, составляющих содержание охраняемого секрета производства, приобретает самостоятельное исключительное право на этот секрет производства.

Следовательно, легально допускается кумуляция исключительного права, т.е. сосуществование нескольких прав на один и тот же объект, что в принципе не присуще классическому исключительному праву. Именно указание на самостоятельность нескольких исключительных прав на один и тот же секрет производства приводит к деперсонализации права на секрет производства, вследствие чего теряется, а точнее изначально отсутствует, эффект исключительности этого права, т.е. монополии правообладателя. Как известно, признак персонализации (т.е. принадлежность исключительного права конкретному лицу или взаимозависимым лицам) — это один из важных признаков исключительного права. Собственно говоря, благодаря этому признаку исключительное право получило свое название.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector